특허 명세서 선행기술 작성방법

이번에는 보다 좀더 품질이 높은 명세서를 쓸 수 있는 방법에 대해서 알아보고자 합니다. 이런 포스팅을 통해서 저 또한 한번더 생각을 할 수 있는 시간이 되었으면 합니다.

 

먼저 오늘은 선행기술에 대해서 알아보려고 합니다. 선행기술이란 무엇인가? 간단한 이러한 질문은 깊게 생각해보면 어려운 문제 입니다. 미국에서는 Prior Art 라 불리고 유럽에서는 State of the Art라 불리기도 하는 선행기술은 간단히 종래기술, 이미 알려진 기술, 공지기술이라고 생각할 수 있습니다. 제 3자가 알 수 있는 범위인가? 아니면 심사관이 알고 있는 기술의 범위까지인가?

 

특허법 제 29조에 따르면 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명과 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 대해서는 특허 받을 수 없다고 함으로써 선행기술에 대한 기준을 제시하고 있습니다. 미국특허법 102조에서도 발명이 국내에서 공중에 사용되거나 판매되거나 국내외에서 반포된 간행물에 기재된 경우 특허 받을 수 없다고 하는 유사한 취지의 규정을 찾아볼 수 있습니다. 그러나, 상기 규정은 출원 심사시 심사관에 의해 인용되는 선행기술의 범위를 원칙적으로 규정한 것이고, 실무상 명세사들이 고려해야 할 선행기술의 범위와는 다소 차이점이 있습니다. 해외 출원 비중이 높은 당소의 경우에는 특히 각국 사정에 따라 선행기술의 범위를 구별해야할 필요성이 있습니다.

 

명세서 작성 및 해외출원 관련된 선해이술의 범위에 대해서 알아야 할 일반적 원칙을 살펴보겠습니다.

 

한국, 일본, 미국에서 발행된 공개공보, 등록공보, 특허공보에 기재된 발명은 명백히 상기 각국에 대해 공지기술이다. 문헌에 기재되어 있더라도 일반인이 아닌 특정인만이 볼 수 있도록 된 것은 선행기술이라고 볼 수 없다. 한국이나 일본에서 실제 출시되어 판매된 제품이라도 미국 내에서 사용되지 않고 간행물에 기재되지 않았다면 미국 내에서 선행기술이 아니다.

 

한국이나 일본에 출원되었으나 아직 공개되지 않은 것은 선행기술이 아니다. 발명자가 알고 있느 ㄴ사항이라고 해서 선행기술이 되는 것은 아니다. 결론적으로, 명세서를 작성하는데 있어서는 문헌에 명백히 기재되어 있는 경우 만을 선행기술로 보면 별 문제가 없다.

 

보통 청구항을 작성시에 구성요소를 늘리거나 한정을 하면 할수록 발명은 등록 가능성은 높아지지만 권리범위는 좁아진다. 반대로 청구항을 넓게 잡으면 등록가능성은 낮지만 일단 등록되면 강력한 권리를 확보할 수 있다. 이러한 경계는 조금은 모호하지만, 이를 경계로 만들어 주는 것이 선행기술이다. 선행기술의 경계를 넘지 않으면서 최대한의 권리를 확보할 수 있는 지점에 상응하는 명세서를 작성해야만 한다. 이처럼 선행기술은 명세서 작성의 핵심 근간을 이루고 있다.

 

이제는 선행기술을 작성하는데 있어서 조금은 잘못된 점을 알아보려고 한다. 선행기술은 도면을 예로 들어 구성과 동작으로 상세히 기재할 필요가 없다. 국내 출원 명세서의 양식중 발명의 구성 및 작용이라는 란이 마련되어 있고, 발명을 구성과 작용으로 나누어 기재하는 경향이 뚜렷하다. 이러한 경향은 선행기술을 기재하는 것에도 반영되어, 선행기술을 구성과 동작으로 나누어 기재하려 애쓰고 따라서 구성을 쓰자니 선행기술을 도면으로 구체화해야하는 어려움이 생긴다. 물론 이러한 방법은 틀리다고 할 수는 없겠지만 한편으로 이것은 발명의 특징을 흐리게 만들어 등록의 장애가 될 수도 있다. 굳이 출원인이 선행기술을 상세하게 설명하고 작성하는 수고를 할 필요는 없다. 선행기술을 서치하여 거절 근거를 제시하는 것은 어디까지나 심사관의 의무지 출원인의 의무가 아니라는 것을 상기해야한다. 나아가, 선행기술의 선행기술 심지어 그 역사적 배경까지 서술하는 것은 기술서인 명세서를 동화책이나 역사책으로 만드는 것과 다름이 없다. 누구나 알고 있는 공지기술은 무익하며 일부 국가에서는 삭제하라는 명령을 하기도 한다. 그 국가는 독일 및 영국이다.

발명자가 스스로 작성한 선행기술에 의하여 발명이 거절될 수 있다. 발명자가 명세서에 개시함으로써 스스로 인정한 선행기술로 인해 거절이 된 것이다. 실제로 심사에서 제일 먼저 확인하는 것이 선행기술로 기재된 문헌이다. 이 문헌은 해당 발명과 가장 먼저 비교가 되고, 일부 차이가 있는 부분을 심사관은 다른 문헌으로 채워서 거절이유를 만들기도 한다.  선행기술의 구성에 대한 설명과 본 발명의 구성에 대한 설명이 유사하고, 도면 역시 유사한 사항이면 이러한 위험은 더욱더 커진다. 결론적으로, 문헌에 의한 객관적인 선행 도면이 아닌 본 발명의 도면과 유사하게 도시하는 것은 출원인에게 전혀 이익을 주지 못한다. 도면을 인용하지 않고 선행기술을 작성하는 기술을 익혀야만 하는 이유이다.

 

선행기술에 대해 본 발명의 일부만이 개량된 경우, 선행기술의 구성에 대한 설명과 본 발명의 구성에 대한 설명을 동일하게 반복하여 기재하는 경우가 빈번하다. 특히, 기계 및 기구 관련 명세서에 이러한 경향이 뚜렷하게 나타난다. 선행기술을 너무 상세히 기재해 발명의 개량이 근소하다는 오해를 불러 일으킬 수도 있다. 이런 경우에는, 선행기술의 문제점과 관련된 동작만을 간단히 기술하고 본 발명에 대한 설명시 필요한 구성을 같이 언급하는 것이 바람직하다.

 

가능한 선행기술문헌을 제시하는 것이 좋다. 선행기술 기재의 가장 좋은 방법은 공지례를 보여주는 특허공보 번호 및 날짜를 쓰고 그 구성작용을 개략 설명한 다음 문제점을 지적하는 것이다. 이때에도, 상기 문헌에 있는 도면 및 내용을 상술할 필요는 없다. 특히, 미국 출원의 경우에는 간단하게 설명하고 이것은 본 명세서에 속하는 것으로 한다. 등으로 작성해도 된다. 그러면 상기 선행기술의 내용이 본 명세서의 일부로 간주된다. 한국 특허문헌에 대해서도 동일하게 적용될 수 있으나, 이때에는 별도로 인용된 한국특허공보와 초록에 대한 영문을 같이 첨부하여야 한다.

 

이것과 관련하여, 한국에 선출원되었으나 아직 공개되지 않은 발명을 인용한 경우를 종종 보게 된다. 이때, 그 출원번호를 기재하고 관련 설명을 해야하지만 이렇게 되면 해외출원시 번역문을 첨부해야 하는 등 문제가 발생한다. 또한 관련도면을 개시한 경우에는 이것을 Prior Art로 표시하라는 심사관의 요구를 받기도 한다. 흔히, 이런 경우는 종래 어떠한 문제점에 대해서 1차 발명을 했으나 이것 역시 후속적인 문제가 있어 이를 개량하고자 2차 발명을 출원하는 식이다. 따라서, 명세서 기재도 이러한 논리를 따르는 것이 대부분이다. 그러나, 이 경우에는 1차 발명에 대한 인용이 불필요하고 더욱이, 자시의 1차 발명에 대한 결점을 스스로 인정하는 것으로서 대단히 바람직하지 못하고, 이런 경우에는 그냥 종래기술과의 관련성만을 서술하고1차 발명의 인용없이 2차 발명을 바로 서술하면 된다. 결론적으로, 선출원을 인용해야 하는 대부분의 상황이 불필요한 것이 많고, 따라서 선출원을 인용하지 않도록 명세서를 작성할 필요가 있다.

 

선행기술의 문제점 기재에 신중을 가해야 한다. 선행기술의 문제점은 본 발명의 목적과 관련하여 필요한 점 만을 기술하면 된다. 단순히 막연한 문제점을 제시하는 것은 위험하며, 조성물 및 화학발명등 경우에 따라서는 그러한 문제가 발생되는 근거를 제시하여야 할 경우가 많다. 미국에서는 단지 선행기술의 개시 및 그와 관련된 IDS의 제출이 중요하지만, 선행기술의 문제점을 반드시 기재하여야 하는 것은 아니다. 따라서, 심사관의 심사에 도움을 주고자 또는 본 발명과 관련이 있다고 생각하는 것을 기재하면 된다. 타회사의 제품명은 선행기술로 개시하지 않는 것이 바람직하며, 만일 기재시 문제점 기재에 더욱 신중을 기하여야 한다. 더욱이 자기회사의 제품 또는 선출원인 경우에는 스스로 문제점을 시인하는 결과가 될 수 있으므로 그러한 기재를 지양하여야 한다.

 

선행기술을 기재할 시에 보다 융통성을 가져야 한다. 본 발명과 유사한 구성과 동작을 가진 선행기술이 존재하고, 그 선행기술로 인한 필연적인 문제점이 있어야 한다는 아주 한정된 시각에서 명세서를 작성할 필요가 없다. 따라서, 굳이 선행기술을 만들어야 할 필요도 없다. 선행기술이 없는 명세서도 존재할 수 있다. 본 발명의 문제점을 억지로 만들어야 하는 것이 아니라 심사관의 심사에 조력하고 본 발명의 기술분야를 포괄적으로 개시하기 위한 선행기술로 시각을 넓힐 필요가 있다. 발명의 기술분야 및 관련기술의 설명의 의미를 생각해 본다면 출원인에 의해 단순히 만들어진 선행기술이 아무 의미가 없다는 것을 알 수 있을 것이다. 미국 및 유럽 특허공보를 살펴보면 도면과 구성의 구체적인 기재없이 선행기술을 설명한 것이 대부분이라는 사실을 인지해야 한다.

 

선행기술의 작성법에 대해서 간략히 알아보았다 이는 보다 좋은 특허 명세서를 작성하는데 좋은 영향을 미칠 것으로 예상된다.