기능식 청구항에 대하여

기능식 청구항에 대해서 알아보고자 한다. 출원되는 많은 특허와 실용신안은 소위 기능식 표현을 포함한 청구항을 가지고 있으며, 이러한 기능식 청구항은 청구의 범위를 극대화한다는 희망을 가지고 사용된다. 그러나, 이러한 기대와는 달리 기능식 청구항은 오히려 청구의 범위가 출원인의 예상보다, 심지어는 출원인의 정당한 권리보다도 좁게 해석될 수 있는 가능성이 있다. 이 글은 기능식 청구항의 합리적인 해석 방향을 설정하여 적절하게 사용될 수 있도록 하기 위한 것이다.

 

미국 연방대법원은 기능식 처우항에 대하여 적법한 것으로 인정하여 오다가 1846년 Halliburton Oil Well 사건에서 종래의 입장을 번복하여 부적법한 것으로 판결하였다. Halliburton 사건에서 문제가 된 특허는 석유채굴시의 구멍의 깊이를 재는 기술로서, 압력파가 구멍의 저면에 반사되어 오는 시간을 측정하는 것이었다. 피고인 Halliburton은 상기 특허에서 실시예로 제시한 기계적인 음성 공명기를 대신하여, 전기저인 필터를 사용하여 특허권을 침해한 것으로 제소되었다.

 

이 사건에서 미국 연방대법원은 침해여부를 따지기에 앞서 기능식으로 표현된 청구항이 청구항의 기재요건에 부합하는지를 먼저 검토하였고, 가장 중요한 요소를 기능식으로 표현한 것은 그 청구항의 범위를 확정할 수가 없으므로 무효라고 판시하였다. 미국 연방대 법원은 기능식 청구항이 현재 알려진 기술 이상으로 개발될 수 있는 장래의 모든 기술을 포함할 수 있고, 따라서 기술발전에 저해요소가 될 수 있다는 것을 판결의 논리적 근거로 제시하였다.

 

그러나, 이 판결은 청구의 범위를 명확하게 하여야 하는 출원인의 의무를 지나치게 무겁게하고, 출원인은 가능한 실시예를 모두 나열할 필요까지는 없다는 기존의 인식에 반한다는 비판을 받게 되었고, 그러한 비판의 결과로 미국 연방국회는 기능식 청구항을 가능하게 하는 조문을 삽입하게 된다.

 

기능식 청구항을 결정하는 4가지 요소로는 1. 조합 청구항. 2 수단이라는 용어의 사용. 3 기능의 존재 4. 상응하는 구조의 미기재가 있다.

 

가.   조합청구항

조합 청구항은 단일수단 청구항의 반대개념이다. 둘 이상의 수단이 존재하는 청구항을 말한다. 단일수단 청구항의 대표적인 예로는 유명한 사건이 있다. 전신기를 발명한 Morse의 특허청구항은 “전자 장의 동기력을 이용하여 원거리에 부호, 문자를 전송하는 수단”을 기재하고 있다. 비록 morse가 위대한 발명을 한 것은 인정되지만, 상기 청구항은 단일 수단 청구항으로서 그 청구항의 기재가 그의 발명을 초과하는 과도한 범위를 포함하고 있는 것으로 판단되어 무효가 되었다. 즉, 만약 이러한 청구항인 인정된다면, 그 청구범위는 가능한 모든 원거리 전송수단을 다 포함학 된다. 이와 같이 단일수단 청구항은 과도한 범위를 설정하게 되고, 발명 당시에는 전혀 예측치 못하였던 기술의 진보까지도 포함하게 되므로 무효가 되는 것이 일반적이다. 판결의 논리에 의거하여 미국 특허청의 MPEP도 목적을 달성하기 위한 모든 생각할 수 있는 수단을 포함하는 단일수단 청구항의 사용을 금지하고 있다.

나.   수단이라는 용어의 사용

기능식 청구항은 수단이라는 용어를 사용한다. 여기에 대하여 두가지의 의문점이 있다. 그 첫째는 수단이라는 용어가 없는 청구항은 반드시 기능식 청구항이 아닌지, 그리고 두번째는 수단이라는 용어가 있는 청구항은 반드시 기능식 청구항으로 보아야 하는가라는 점이다.

 

결론적으로 간단히 말하면 수단이라는 용어의 존재가 기능식 청구항임의 여부를 결정짓지는 않는다는 것이다. 수단 이외에 그와 동의어로 간주할 수 있는 단어들은 수단과 동일하게 다루어진다.

 

다.   기능의 존재

수단이라는 용어에 약간의 논의의 여지가 있듯이, “기능”에 관하여도 이론의 여지가 있다. 미 트허청 심판원은 “인쇄를 위한 수단”과 “인쇄 수단”은 기능적으로 동일하게 간주되어야 한다고 판단하였다. 법조문에는 for라는 단어가 있지만, 그 것이 기능식 청구항임을 판단하는 핵심적인 기준이 될 수는 없는 것이다.

 

기능에 관한 표현의 사용없이 단지 수단이라는 표현만 사용한 청구항도 문제가 되었던 경우가 있다. Waterloo 사건에서 쟁점이 되었던 청구항의 부분 “상기 주 받침대 밑에 위치하고 상기 운반대 위에 올려진 첫 번째 수단”과 “상기 보조 받침대 위에 올려진 두번째 기능에 관하여는 언급이 없었다. 해당 법원은 기능을 명시하지 않은 청구항은 기능식 청구항으로 간주되지 않으며, 단지 수단이라는 단어가 명시되었다하여 기능식 청구항으로 간주될 수는 없다고 판결하였다.

 

라.   필요한 구조의 미기재

기능식 청구항이 되기 위한 네번째의 조건은 세번째의 조건인 기능을 달성하는데 필요한 구조가 해당청구항 내에 기재되어 있지 않을 것을 요구한다. 반대로 만약, 해당 청구항내에 기능달성에 필요한 구조가 기재되어 있으면, 그 청구항은 기능식으로 분류되지 않는다.

 

다음으로 거절 사정 및 무효의 원인에 대해서 알아보자. 기능식 청구항은 권리범위가 과도하게 넓게 설정될 수 있고, 혹은 그 범위를 명확히 판단하기가 어렵게 할 수도 있다. 이러한 단점을 피하기 위하여 미국 특허법 제 112조 6단의 후반부는 출원인에게 청구항에서 개시하지 않았던 그 “필요한 구조”에 상응하는 구조를 명세서에 기재하도록 강제하고 있다. 즉 기능식으로 기재된 청구항은 명세서에서 기재된 것과 상응하는 구조에 해당하는 부분만이 청구의 범위로 인정받게 되는 것이다.

 

만약 상응하는 구조가 명세서에 기재되어 있지 않다면, 그 청구항이 인정받을 수 있는 근거가 되는 범위가 업세 되고, 따라서 자연히 그 청구항의 범위는 영으로 축소된다. 그 결과 상식적으로도 청구의 범위가 없는 청구항은 당연히 거절사정이나 무효심판의 원인이 된다. CAFC는 상응하는 구조가 명세서에 기재되어 있지 않은 기능식 청구항의 거절사정이나 무효의 법적근거를 제 112조 2단과 제112조 1단에서 찾고 있다.

 

침해의 결정에 있어서는, 유효하다고 판단된 기능식 청구항을 근거로 침해의 여부를 판단하는 작업은 세 단계의 절차를 거친다. 청구항에서 말한 기능과 침해의 의심을 받는 제품의 기능을 비교하는 1단계, 명세서에서 직접적으로 연결, 관련 시킨 상응하는 구조와 침해의 의심을 받는 제품의 구조를 비교하는 2단계, 균등의 개념으로 상기 상응하는 구조의 범위를 넓혀서 비교하는 3단계가 있다.

 

가.   동일한 기능

균등론에서는 침해의 판단시 침해판단의 대상이 되는 제품이 청구항의 기능과 “실질적으로 동일한 기능”을 가질 것을 요구한다. 즉, 완전히 동일한 기능을 가질 필요는 없고 실질적 동일한 정도에 해당하면 침해하였다고 판단하게 되는 것이다. 하지만, 기느익 청구항에서의 기능의 비교는 조금은 다르다. 즉, 기능식 청구항의 기능과 침해판단의 대상이 되는 제품의 기능은 완전히 동일하여야 한다.

나.   상응하는 구조

사건을 보면 기능식 청구항에서의 청구의 범위가 어떻게 해석되는 지를 잘 알수 있다. 쟁점이 된 특허는 전자자물쇠에 관한 것으로 걸림구의 레버를 작동시켜 자물쇠가 닫히고 열리도록 하는 구성에서 쟁점이 된 청구항의 부분은 실질적으로 비탄성적인 레버 작동 요소이다. CAFC는 쟁점이 된 청구항이 기능식 청구항이며 또한 유효하다고 판단한 뒤 피고의 제품이 동 청구항의 범위에 포함되는 지를 따졌다.

 

상기 특허의 명세서에서 레버를 동작하는 요소로 솔레노이드를 사용하였고, 피고의 제품은 솔레노이드가 아닌 스텝퍼 모터를 채용하였다. 원고는 솔레노이드를 단순히 스텝퍼 모터로 변경하는 것은 이 기술이 속한 분야의 평균적 기술자라면 용이한 정도에 불과하다고 주장하였다. 하지만 동 법원은 기능식 청구항의 특성에 의해 동 청구항은 명세서에 명확히 기재된 구조만이 침해의 범위에 포함되고 스텝퍼 모터는 명세서에 기재된 바가 없어서 스텝퍼 모터가 솔레노이드의 균등의 범위에 포함되지 않는다고 판단하였다. 만약 동 청구항이 기능식 청구항이 아니고 일반 청구항이었다면 스텝퍼 모터가 솔레노이드의 균등론의 범위에 포함될 가능성이 농후하였지만, 기능식 청구항의 특성으로 인해 청구의 범위가 매우 엄격하게 해석된 경우라 하겠다.

 

다.   균등

명세서에서 기재된 상응하는 구조와 침해의 의심을 받는 제품의 구조를 비교하여 두 구조가 동일하면 당연히 문리적인 침해의 판정을 받지만 보통의 경우는 약간이나마 차이가 있게 마련이다. 이 경우 동 제품의 구조가 명세서의 상응하는 구조와 균등한지를 따지게 된다.

 

제 112조 6단에서의 균등은 법정 청구범위 해석방법이고 문리적인 침해의 판단이며, 또한 출원 당시의 시점을 기준으로 균등의 여부를 판단한다. 일반 균등론은 판사의 판결에 의해 형성된 청구범위해석방법이고 문리적인 침해판단의 후에 특허권자의 권리를 정당하게 보호하기 위해하는 판단이며, 또한 침해 당시의 시점을 기준으로 균등의 여부를 판단한다. 이런 차이점에도 불구하고 두 해석방법은 매우 유사한 점이 많아, 소위 균등론에서 발전되고 확립되어 온 판단의 기준의 많은 부분을 그대로 채용하고 있다.

 

CAFC가 채용하고 있는 112조 6단에 의한 균등의 판단도 일반 균등의 판단도 일반균등론의 판단 방법과 유사하며 대표적인 세가지 방법은 다음과 같다.

ㄱ.   실질적으로 동일한 기능과 실질적으로 동일한 방법으로 실질적으로 동일한 결과를 얻는가?

ㄴ.   그 기술분야의 평균적 기술자가 “용이하게 대체”할 수 있는 정도인가?

ㄷ.   구조상 특징적인 변화를 가하지 못하는 미미한 변경에 불과한가?

이상 특허의 기능식 청구항에 대해서 알아보았다. 도움이 되길 바란다.